O investimento de grandes corporações em startups para desenvolver e implementar soluções sistêmicas – que não poderiam ser produzidas ou seria muito caro de produzir dentro de uma estrutura robusta e complexa como as de empresas de médio e grande porte – tem crescido cada vez mais. E para evitar riscos relacionados à propriedade intelectual nesta prática de investimento e venture capital corporativo, os investidores precisam fazer uma análise criteriosa do modelo de negócio que pretendem adquirir.
Alexandre Chwartzmann, que coordena a área de Propriedade Intelectual e Transações de Tecnologia do Baptista Luz Advogados, lembra que a proteção conferida por meio da propriedade intelectual é o que sustenta a inovação produzida e, ao fim e ao cabo, o investimento como um todo. “O objetivo é garantir que não haja empecilhos ao desenvolvimento e exploração da inovação produzida, além da prevenção de demandas extrajudicial ou judicialmente por terceiros, alegando violação aos seus direitos de propriedade intelectual, indenização pelo uso indevido ou mesmo algum caso que impeça o uso desse ativo”, pontua.
Os principais pontos a serem observados em uma análise prévia à realização do investimento (chamada de due diligence) com relação à propriedade intelectual variam de acordo com a empresa alvo. Entre as etapas estão a atenção ao acordo prévio de fundadores das empresas, em se estabelecer que a propriedade intelectual produzida pelos sócios foi cedida totalmente à sociedade.
Também é preciso verificar se há contratos firmados entre as empresas e terceiros que contribuíram com o desenvolvimento da tecnologia, como programadores (no caso de software) ou engenheiros (no caso, por exemplo, de patentes de invenção), ou entre as empresas e seus funcionários internos que, contratados ou não para este fim, acabaram por desenvolver sistemas para a sociedade.
Outro ponto é a análise de cláusulas de confidencialidade nos contratos, com o objetivo de proteger as informações estratégicas da empresa, tendo em vista que determinadas informações, principalmente aquelas atinentes a segredos de negócio, são importantíssimas para a empresa e precisam ser mantidas confidenciais. “Ainda, é necessário verificar se há acordos de confidencialidade firmados com todos os colaboradores, fornecedores e demais terceiros que tiveram ou que tenham acesso às informações confidenciais da empresa”, lembra Chwartzmann.
Após garantir contratualmente que toda a propriedade intelectual desenvolvida para a empresa está sob a propriedade da empresa, os investidores deverão verificar se referidos ativos também estão devidamente registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) sob sua titularidade, no que for aplicável, como no caso do registro de marca, de patente, de software (mesmo este não sendo obrigatório, o registro garante maior segurança jurídica ao seu detentor, caso haja alguma disputa judicial e seja necessário comprovar a titularidade do programa), bem como de seus nomes de domínio.
O especialista explica que caso a empresa atue fora do país, deve ser verificado se possui o registro da sua propriedade intelectual nas outras jurisdições em que atua. “Muitas vezes, a proteção assegurada pelo registro será restrita ao território do país em que o registro foi feito. No caso das patentes, por exemplo, a proteção costuma se dar a nível internacional e no caso das marcas, por sua vez, a proteção é nacional”, completa.
É aconselhável averiguar se as licenças de software de terceiros utilizados pela empresa para a execução de seus negócios estão válidas, regulares e sendo devidamente pagas, para mapear eventuais passivos ou violação de direitos de terceiros. “Se a empresa utiliza programas de computador do tipo open-source, é preciso saber se possui licença para tanto e se não está fazendo uso além do permitido. Também é prudente verificar a reputação da empresa através de site de buscas”, comenta o advogado.
Nesse contexto, no momento da transação de venture capital corporativo, deve-se avaliar se a propriedade intelectual que será utilizada (ou cedida) é de titularidade exclusiva da empresa em que se pretende investir para se delimitar a titularidade dos ativos existentes previamente ao investimento e estabelecer quem será o titular da propriedade intelectual eventualmente desenvolvida em conjunto.
O risco de um investimento em uma empresa (principalmente as de tecnologia) se verifica conhecendo quais medidas foram tomadas por ela para proteger seus ativos de propriedade intelectual. Segundo Chwartzmann, esclarecendo desde cedo sobre quem recairá a titularidade dos ativos intelectuais evita desgastes futuros na relação comercial com a empresa, assim como diminui o risco de eventual disputa litigiosa.
