* Por Milena Mendes Grado

A primeira recomendação de um advogado a uma startup é, no geral, proteja seus direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, softwares). De fato, é uma importante recomendação, em especial, diante dos possíveis investidores, mas não se pode ignorar as circunstâncias de uma empresa em early stage e em algumas situações, o ideal é aplicar esse recurso em outras áreas.

Deixar de investir na proteção em propriedade intelectual não significa afastar os investidores, desde que, haja uma boa razão e uma estratégia salvaguardando esta decisão.

Para tomar uma decisão nesse sentido é essencial conhecer muito bem o mercado e possíveis concorrentes. Aliás, é importante mencionar que hoje existem disponíveis no mercado brasileiro ferramentas de monitoramento tecnológico (radar tecnológico) com preço bastante justo e que permitem acesso a tudo que está sendo patenteado dentro daquele segmento.

De posse do conhecimento do mercado e ciente das razões pelas quais uma criação pode deixar de ser patenteada, é possível tomar uma decisão ponderada e precisa.

– Possibilidade de engenharia reversa: se a criação permite a aplicação de engenharia reversa, vale repensar o investimento em patente. O pedido de patente é tornado público em 18 meses, segundo a Lei nº 9279/96. Diante disso, um competidor pode melhorar a criação de forma a torná-la obsoleta ou mesmo reproduzi-la com algumas diferenças suficientes para evitar uma disputa judicial.

– Competidores estrangeiros: A patente é protegida no território da concessão, assim se existem competidores estrangeiros ou a patente é feita nos territórios de atuação dos competidores, é bom repensar a estratégia, porque fazer o pedido em um único país permite de antemão a utilização por terceiros em outros países.

– Custos de enforcement: não adianta obter a concessão da patente e posteriormente, não conseguir impedir que terceiros a utilizem. É certo que aqui no Brasil os custos de uma demanda judicial não são onerosos quanto em outros países. Porém, é importante considerá-los.

– Perenidade da criação: No geral, as criações são substituídas em um tempo cada vez mais curto. Nesses casos, o pedido da patente é válido, haverá exclusividade durante o período de vigência da patente e no fim da vigência, provavelmente, a criação terá sido ultrapassada por novas soluções até do próprio depositante. Contudo, para criações de cunho perene após o prazo de vigência, terceiros, poderão passar a usá-la, assim o ideal seria manter essa criação em segredo.

Vale enfatizar que ainda que a decisão da empresa seja de não proteger a criação, Propriedade Intelectual deve ser um ponto de atenção. É necessário, porém, conhecer o assunto e entender a melhor estratégia a ser adotada.

Em um early stage pode ser que a estratégia de propriedade intelectual caminhe num sentido, porém, a atuação pode mudar significativamente, assim como a estratégia de propriedade intelectual.

Além disso, há de se considerar que as estratégias espada/escudo não são as únicas existentes, as empresas cada vez mais aceitam parcerias como forma de crescimento conjunto.

Por fim, não se pode esquecer da relevância dos contratos de confidencialidade (NDA) e políticas de segurança da informação, especialmente, quando não há proteção concreta dos direitos de propriedade intelectual.


Milena Mendes Grado é advogada, sócia do Vilela Coelho Propriedade Intelectual. Formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-graduada em Propriedade Intelectual pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, Direito Eleitoral pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e em Direito Processual Civil pela FADISP. Cursou, ainda, Extensão Universitária em Internet e Sociedade: Tecnologias e Políticas de Controle na Harvard Extension School. Certificada pela International Association of Privacy Professionals – IAPP/CIPP-US.